簡理講案 | 感覺很像 ≠ 專利近似——對一(yī)外(wài)觀設計專利侵權案的分(fēn)析及思考
近年來企業間因爲商(shāng)業利益沖突而導緻各種專利侵權案件層出不窮，而此類案件由于技術與法律的結合而複雜(zá)，即使其中(zhōng)貌似最簡單的外(wài)觀設計專利侵權案件，有時案件的最終結果竟會與我(wǒ)(wǒ)們的第一(yī)感覺大(dà)相徑庭。這是因爲司法實踐中(zhōng)，對于外(wài)觀侵權案件而言，存在相同較易判斷，但是對于存在區别的判定，卻往往難以準确界定。
01
A公司系某“手持診斷設備”專利權人，A公司在市場中(zhōng)發現B公司制造銷售的“手持眼底照相機”，認爲與之近似，随即以涉嫌侵權爲由向法院提起訴訟。
而B公司是由海外(wài)歸國人才創辦的國家高新技術企業，也是江蘇省雙創、蘇州工(gōng)業園區科技領軍人才企業，該公司擁有自主研發的專利數十項，掌握着包括光機設計、信号分(fēn)析、圖像處理等多學科交叉領域的多項國際前沿核心技術，對原告的訴請，被告堅定地認爲其并不構成侵權。
02
A公司認爲涉案授權外(wài)觀設計與被訴侵權産品相比兩者在整體(tǐ)視覺上無實質性差異，構成近似。
具體(tǐ)理由爲
兩者具有如下(xià)共同點：
1.兩者均由手柄和顯示器構成、顯示屏正面形狀相近、顯示屏與手柄呈一(yī)定角度相向彎折；
2.兩者在顯示屏頂面左上角處均有一(yī)矩形按鈕，顯示屏左面下(xià)部有一(yī)矩形部件，手柄底面有一(yī)圓形和類矩形部件；
3. 兩者在手柄正面上部均有兩個近似圓角矩形，兩者之間爲一(yī)個圓形按鈕，手柄背面中(zhōng)部有一(yī)矩形凹槽，内部設有撥輪狀調節鈕，顯示屏背面中(zhōng)部設有圓筒狀鏡頭。
——整體(tǐ)觀察、綜合判斷，覺被控侵權産品與涉案專利相近似。
但，第一(yī)感覺的相似就會構成近似設計，從而構成專利侵權嗎(ma)？
案件最終結果是否會與我(wǒ)(wǒ)們的第一(yī)感覺一(yī)樣？
03
1.如何在不利狀況下(xià)尋找勝訴希望，确定合适抗辯思路。
坦率而言，本案是一(yī)起較爲複雜(zá)的侵犯外(wài)觀設計專利權案件，代理人在第一(yī)時間接手此案，亦覺得敗訴可能性非常大(dà)。而原告信心很足，不同意調解，并且宣稱後續有發明專利正準備起訴。
代理人通過與當事人多次充分(fēn)溝通後，知(zhī)曉了這個産品的全球研發的大(dà)概情況，而後代理人對該産品的全球研發所公開(kāi)的專利文件、科技文獻進行了檢索與分(fēn)析，将該産品的現有設計進行了梳理。雖然在專利無效程序中(zhōng)未能成功無效涉案專利，但是對涉案專利相對于現有設計的創新點進行了明确。同時，代理人研究了大(dà)量在先相似案例，以尋找合适的訴訟抗辯思路，最終發現2017年最高院發布的第85号指導案例“高儀股份公司訴浙江健龍衛浴有限公司侵害外(wài)觀設計專利權糾紛案”對本案有借鑒意義：
“授權外(wài)觀設計的設計特征體(tǐ)現了其不同于現有設計的創新内容，也體(tǐ)現了設計人對現有設計的創造性貢獻。如果被訴侵權設計未包含授權外(wài)觀設計區别于現有設計的全部設計特征，一(yī)般可以推定被訴侵權設計與授權外(wài)觀設計不近似。”
——最高人民法院
(2015)民提字第23号民事判決書(shū)
代理人根據最高院第85号的裁判思路以及專利檢索分(fēn)析之情況，最終确定了本案具體(tǐ)抗辯思路：
外(wài)觀專利侵權判定中(zhōng)不僅需要考慮涉案專利與被控侵權的相似度，而且還需要考慮現有設計、授權外(wài)觀設計的設計特征、被控侵權産品與前述設計特征的三者對比關系，從而最終判定整體(tǐ)視覺效果上的影響。
2.外(wài)觀侵權判定中(zhōng)的判斷主體(tǐ)“一(yī)般消費(fèi)者”具體(tǐ)範圍是指哪些人？
根據《專利審查指南(nán)》，所謂 “判斷主體(tǐ)”中(zhōng)具有如下(xià)規定：
“在判斷外(wài)觀設計是否符合專利法第二十三條第一(yī)款、第二款規定時，應當基于涉案專利産品的一(yī)般消費(fèi)者的知(zhī)識水平和認知(zhī)能力進行評價。不同種類的産品具有不同的消費(fèi)者群體(tǐ)。作爲某種類外(wài)觀設計産品的一(yī)般消費(fèi)者應當具備如下(xià)特點：對涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類産品的外(wài)觀設計及其常用設計手法具有常識性的了解。對外(wài)觀設計産品之間在形狀、圖案以及色彩上的區别具有一(yī)定的分(fēn)辨力，但不會注意到産品的現狀、圖案以及色彩的微小(xiǎo)變化。”
3.外(wài)觀專利侵權判定原則的準确應用。
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》第十一(yī)條規定：“人民法院認定外(wài)觀設計是否相同或者近似時，應當根據授權外(wài)觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外(wài)觀設計的整體(tǐ)視覺效果進行綜合判斷。下(xià)列情形，通常對外(wài)觀設計的整體(tǐ)視覺效果更具有影響：（一(yī)）産品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權外(wài)觀設計區别于現有設計的設計特征相對于授權外(wài)觀設計的其他設計特征。 被訴侵權設計與授權外(wài)觀設計在整體(tǐ)視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體(tǐ)視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。”
根據最高院司法解釋，可知(zhī)産品正常使用時被直接觀察之部位，以及涉案專利相對于現有設計創新之部分(fēn)，是會對整體(tǐ)視覺效果産生(shēng)重要影響的因素。具體(tǐ)到本案中(zhōng)：
❶ 本案中(zhōng)涉案專利進行過專利無效宣告，在無效過程中(zhōng)，專利權人主張其專利相對于現有設計存在種種區别設計特征，專利複審委認定了相關區别技術特征，根據最高院司法解釋，此等“授權外(wài)觀設計區别于現有設計的設計特征相對于授權外(wài)觀設計的其他設計特征而言，更能夠影響外(wài)觀設計的整體(tǐ)視覺效果”。
❷ 被控侵權産品恰恰在“授權外(wài)觀設計區别于現有設計的設計特征”方面存在諸多的明顯區别，因此兩者在整體(tǐ)視覺效果方面存在明顯差異。
❸ 被控侵權産品爲專業級的醫療器械用品，其“一(yī)般消費(fèi)者”并非普通消費(fèi)人群，而是醫生(shēng)、醫院等專業醫療機構及專業人士，因此本産品的一(yī)般消費(fèi)者也更加容易關注到産品的設計細節，會關注到不同産品的設計區别，會認爲兩者在整體(tǐ)視覺效果上存在明顯差異。
04
裁判結果
一(yī) 審 裁 判
一(yī)審法院認定被訴侵權設計沒有落入涉案外(wài)觀設計專利權的保護範圍。
具體(tǐ)理由如下(xià)：
根據本案雙方當事人提供的證據，涉案授權外(wài)觀設計與現有設計存在顯著外(wài)觀差異的設計特征主要爲:
❶ 手柄形狀及手柄正面設計(涉案專利的手柄爲薄長方體(tǐ)形，手柄正面上部爲兩個近似圓角矩形，兩者之間爲一(yī)個圓形按鈕，按鈕下(xià)方有一(yī)豎條，底部有一(yī)橫條)；
❷ 顯示屏背後設計(涉案專利的顯示屏背面爲大(dà)緻方錐形台，中(zhōng)間有一(yī)個多層圓形構成的接口)；
❸ 手柄與顯示屏連接處的設計(涉案專利的手柄直接與顯示器和鏡頭底端連接)。
被訴侵權産品在上述部位的區别設計：
❶ 手柄形狀及手柄正面(被訴侵權産品的手柄兩側爲流線設計，後側爲弧形後鼓的形狀，手柄正面中(zhōng)部按鈕下(xià)方爲一(yī)長水滴形狀，正面底部爲英文标識；
❷ 顯示屏背後設計(被訴侵權産品的顯示屏爲矩形平闆形，背後有雙層大(dà)緻圓錐台形凸起，該台形設計占據顯示屏大(dà)部；
❸ 手柄與顯示屏連接處的設計(被訴侵權産品的手柄部分(fēn)與顯示器下(xià)部連接，部分(fēn)通過顯示屏背後的雙層大(dà)緻圓錐台形設計将鏡頭接口外(wài)圍整體(tǐ)包裹。
由于上述區别設計特征在立體(tǐ)圖、主視圖、後視圖上有體(tǐ)現，均屬于産品正常使用時容易被直接觀察到的部位，且處在授權外(wài)觀設計與現有設計存在顯著外(wài)觀差異的部位，故對授權外(wài)觀設計與被訴侵權産品的整體(tǐ)視覺效果産生(shēng)了顯著影響，足以使涉案外(wài)觀設計專利産品的一(yī)般消費(fèi)者将兩者區分(fēn)開(kāi)來。
涉案授權外(wài)觀設計與被訴侵權産品的設計相比，兩者的共同點爲:
❶ 均由手柄和顯示器構成、顯示屏正面形狀相近、顯示屏與手柄呈一(yī)定角度相向彎折，但這些設計特征已爲現有設計和慣常設計所涵蓋；
❷ 兩者在顯示屏頂面左上角處均有一(yī)矩形按鈕，顯示屏左面下(xià)部有一(yī)矩形部件，手柄底面有一(yī)圓形 和類矩形部件。但這些相同或近似設計主要體(tǐ)現在俯視圖和仰視圖中(zhōng)，屬于産品正常使用時不易被觀察到的部位，對兩者的整體(tǐ)視覺效果不産生(shēng)重大(dà)影響；
❸ 兩者在手柄正面上部均有兩個近似圓角矩形，兩者之間爲一(yī)個圓形按鈕，手柄背面中(zhōng)部有一(yī)矩形凹槽，内部設有撥輪狀調節鈕，顯示屏背面中(zhōng)部設有圓筒狀鏡頭，由于這些設計共同點屬于局部設計，相對于上述區别設計而言，其在整個外(wài)觀設計中(zhōng)權重較小(xiǎo)，對外(wài)觀設計的整體(tǐ)視覺效果影響有限。
綜上，被訴侵權設計未落入涉案外(wài)觀設計專利權的保護範圍，駁回原告所有訴請。
——蘇州工(gōng)業園區人民法院
(2015)園知(zhī)民初字第00246号民事判決
二 審 裁 判
二審法院認爲：綜合比較本案中(zhōng)借鑒性設計特征與規避性設計特征對整體(tǐ)視覺效果的影響，認爲應認定被訴侵權産品與涉案專利設計不構成近似設計，未落入涉案外(wài)觀設計專利權保護範圍。最終駁回上訴，維持原判。
——蘇州市中(zhōng)級人民法院
(2016)蘇05民終10395号民事判決
05
律師建議
從對被訴侵權産品與涉案專利設計第一(yī)感覺，到一(yī)審、二審的最終裁判結果，可見在外(wài)觀設計專利案件中(zhōng)，作爲被告，選擇何種抗辯策略以及如何積極尋找證據及利用專利無效程序作爲策應，對于案件裁判最終結果影響頗大(dà)。通常應當注意如下(xià)：
❶ 應當針對涉案專利啓動專利無效程序，盡量無效或縮小(xiǎo)涉案專利的設計要點；
❷ 應當仔細對比涉案專利與被控侵權産品，歸納出雙方相同點與區别點；
❸ 針對兩者相同點，全面檢索在先設計，證明這些相同點爲在先慣常設計；
❹ 針對不同點，尤其需要注意根據專利無效程序及在先設計檢索結果，适時調整歸納涉案外(wài)觀專利的設計要點與被控侵權産品的差異之處；
❺ 根據司法解釋以及最高院相關指導案例提出的操作細則，詳細論述不同點對于産品的整體(tǐ)視覺效果之影響，從而得出專利與被控侵權産品不相同或不相近似的結論。
